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应诉后的辩护理由(Defense)

被告通常通过提交答辩状或法律文件正式回应原告的诉讼,力图证明原告的专利、商标或版权无效,不存在侵权行为,或采用“合理使用”辩护。

如需援引本文内容,请注明出处。)

专利

  • 无侵权:最直接的辩护是主张被告的产品或过程并没有侵犯任何专利权利要求,无论是从字面上还是根据等同原则(doctrine of equivalents,即指一个产品或过程虽然在技术细节上与原专利有所不同,但如果它以相似的方式执行相同的功能并达到相同的结果,那么它可能会被认为侵犯了原有专利。)

 

  • 无效:被告可以主张专利因以下原因而无效:

    •          缺乏新颖性:在申请专利时,该发明并不是新的。

    •          明显性:对于相关领域的熟练技术人员来说,该发明在申请专利时是明显的。

    •          不足的披露:专利并没有足够详细地描述该发明,使相关领域的熟练技术人员能够制造和使用它。

    •          不合格的主题:发明不符合可专利的主题资格,如抽象的思想、自然现象和自然法则。

 

  • 先前商业使用:在某些司法管辖区,如果被告可以证明在专利申请人申请专利之前他们已经商业性地使用了该专利保护的发明,他们可能会被授予继续使用该发明的权利,即使该专利是有效的。但是,如果专利是由大学或其他高等教育机构的研究人员发明的,或者被告所使用或改进的技术是直接从专利持有人那里获得的,那么“先前商业使用”的辩护可能就不适用。

 

  • 拖延:被告可能会主张专利持有人拖延了提起侵权诉讼,这对被告造成了损害。然而,在SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC的美国最高法院判决之后,拖延辩护在专利侵权案件中的适用性已经减少。

  • 禁止反言或放弃:被告可能会主张专利所有者做出了某些表示或采取了某些行动,表明他们不会因侵权起诉被告,而被告依赖于这些声明或行动,从而受到损害。

 

  • 许可:如果被告获得了使用专利的许可,他们可以通过证明他们在该许可的范围内操作来抵御侵权指控。

 

  • 权利耗尽(或首次销售原则):一旦专利产品由专利持有人出售或经专利持有人授权出售,该产品的专利权就“耗尽”了,专利持有人不能控制其后续使用或转售。

 

  • 允许修理:专利产品的所有者能够对产品进行修理以保持其正常工作状态,而不侵犯专利权。这一思想是为了平衡专利持有人的权利和产品所有者享受其财产的权利。产品所有者被允许更换磨损的零件并进行修理,但他们不能重新创造专利发明或进行实质性修改,这种修改相当于重构。

 

  • 不正当行为:如果专利持有者在专利申请过程中进行了欺骗性的做法,专利可能会被视为不可执行。这种辩护涉及证明专利持有者故意从专利局隐瞒了重要信息或提供了误导性的信息。

 

  • 实验性使用:在某些情况下,出于实验目的使用专利发明,以测试或改进发明,可能不被视为侵权。

 

  • 滥用:如果专利持有人滥用其专利权,违反反垄断法或其他不公正的行为,专利可能被视为不可执行。例如将专利产品的销售与非专利产品的购买捆绑在一起。

 

  • 未正确标记专利注册号:适当的标记通知公众专利的存在,通常是要求赔偿侵权损害的前提。 如果专利持有者未能标记其产品,他们可能只能从实际通知侵权者侵权之时起收取赔偿,而不是从侵权开始之时起。对这一要求有例外,例如当标记不可行时。

2

商标

  • 没有混淆:被告可能会主张消费者不太可能将其与原告的商标混淆,因为两者之间存在足够的差异。

 

  • 商标权未被使用:被告可能会指出原告没有实际使用其商标,或者已经放弃了对该商标的使用。

 

  • 普通词汇/描述性词汇:被告可能会主张其使用的词汇是描述性的或是普通的,不应受到商标法的保护。

 

  • 先用权:被告可能会主张其在地理区域内比原告更早地使用了该商标,因此对该地区内的商标享有优先权。

 

  • 许可或授权:被告可能会主张其已经获得了从原告处使用商标的许可或授权。

 

  • 过时 (Statute of Limitations):被告可能会主张原告提起诉讼的时间超出了法定的时效。

 

  • 合理使用 (Fair Use):商标侵权案件中的合理使用辩护是指在特定情况下,即使使用了他人的注册商标,也不会构成侵权。这主要包括两种情形:

    • 描述性合理使用(Descriptive Fair Use):当某个词语或短语既是某公司的注册商标,同时又是描述某种产品或服务的通用词汇时,其他公司在不引起消费者混淆的情况下,可以用这个词语或短语来描述自己的产品或服务。例如,如果“速干”是某公司的注册商标,而其他公司使用“速干”来描述其产品具有快速干燥的特点,这可能属于描述性合理使用。

    • 提及使用(Nominative Fair Use):当使用他人商标是为了指明特定产品或服务(通常是为了比较、评论或提供信息)时,且满足以下条件:(a) 产品或服务无法不用该商标来识别;(b) 只使用了必要的商标部分(无过度使用);(c) 使用方式不会误导公众关于该商品或服务的来源。例如,某个第三方产品评论网站,在评论中提及特定品牌的产品时,可能属于提及使用。

 

遗憾的是,在针对跨境电商的商标侵权诉讼中,美国原告方通常将这些情形也纳入侵权行为中,造成误伤。由于中国被告方通常选择和解或缺席判决,没有机会在庭审中澄清基于“合理使用”的辩护立场,导致原告指控的侵权行为成立。

  • 原告的不清白行为:被告可能会指出原告在获取或使用其商标时的不当行为,例如误导性的广告或欺骗性的行为。

 

  • 没有造成实际损害:被告可能会主张,即使存在侵权,也没有造成任何实际损害,因此不应承担责任。

 

  • 商标的弱性:被告可能会主张原告的商标缺乏显著性或区分度,因此应当受到较低的保护。

3

版权

  • 合理使用 (Fair Use):这是一个非常常见的辩护策略。被告可能会主张其使用受保护的作品仅仅是为了评论、新闻报道、教育或研究等目的,这些可能被认为是合理使用。

 

  • 没有复制:被告可能会主张其作品是独立创建的,而不是从原告的作品中复制的。

 

  • 版权无效:被告可能会挑战原告的版权是否有效,例如主张原告的作品不满足原创性要求。

 

  • 许可或授权:被告可能会主张其已经从原告处获得了使用作品的许可或授权。

 

  • 过时 (Statute of Limitations):被告可能会主张侵权行为发生在很长时间以前,超出了法定的起诉时效。

 

  • 缺乏著作权权利或所有权:被告可能会主张原告在起诉时并不拥有作品的所有权或相关权利。

 

  • 除外或豁免:例如,某些种类的作品可能不受到版权法的保护,或者某些特定使用方式可能被豁免。

 

  • 不可预见的使用:被告可能会主张当时的使用方式在原始许可或授权中是不可预见的,因此不应被视为侵权。

 

  • 作品间的差异:被告可能会强调其作品与原告作品之间的差异,来证明没有侵权。

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