跨境电商在美知识产权综合保护策略（9）跨境考量与多机制协同

在全球化背景下，中国跨境电商企业日益面临来自美国市场的知识产权挑战。与国内不同，美国知识产权体系不仅在实体法上有其独特规则，更在程序法和执法机制上展现出高度制度化、多层次的复杂格局。对于未在美设立实体的中国企业而言，如何合法取得诉权、有效主张自身权利、灵活应对多维度的程序路径，成为制定美国知识产权战略的关键考量。本文作为跨境电商在美知识产权综合保护策略系列文章的结语，围绕贵公司实际运营背景，系统梳理跨境IP维权中应关注的三大核心问题：第一，如何通过权利结构设计确保在美国具备合法诉讼地位；第二，如何布局“实际使用”与商业存在以增强权利主张的可信性与赔偿可能性；第三，如何在诉讼、行政程序、谈判及信息管理等维度形成高效的协同机制，构建一套兼具攻击性与防御性的综合维权体系，为企业在复杂法律环境下稳健拓展海外市场提供制度支撑与实务指引。

跨境电商企业在制定美国知识产权策略时，需要综合考虑管辖权、诉权资格、证据获取以及多种维权途径协同运用的问题。针对贵公司所述背景，特别提出以下几个重点考量：

（一）知识产权许可安排与诉权资格

如果贵公司未在美国设立公司，有必要确保在诉讼中拥有适格的原告身份。

• 一般而言，专利和版权的诉权在于权利人本身或被转让全部实质权利的独占被许可人​。这意味着，如果贵公司希望由自身直接提起美国专利或版权侵权诉讼，贵公司应当是相关专利或版权的登记权利人；如权利目前在关联公司名下，建议通过协议转让到贵公司名下（并在USPTO或版权局登记），或至少签署一份明确授予贵公司在美国独占执法权的许可协议（Exclusive License）。但需注意，若仅是许可而非转让，协议必须赋予贵公司几乎所有的权利（包括再许可和诉讼权）方能单独起诉，否则通常要求将实际所有人一并列为共同原告​。

• 对商标而言，美国法律倾向于由注册人/所有人提起侵权诉讼。独占许可的被许可人是否有权起诉取决于许可协议的约定及被许可人是否遭受独立损害。实践中，大多数商标侵权案由商标注册人出面原告。因此，贵公司如果通过海外关联公司持有美国商标，为方便维权执法，可以考虑在业务安排上由该关联公司出面维权，或者将商标转至贵公司直接持有。另一种折衷是确保许可协议中规定被许可人有权在商标权人不愿意或无法执行权利时自行起诉侵权，并要求在诉讼中将商标权人列为无必然责任的共同当事人，以防被告以诉权不足为由抗辩。

• 此外，对于专利、商标这类注册权利，在没有美国实体的情况下，如果贵公司未来希望有资格在ITC提起337调查或者获得某些政府项目加分，亦可考虑在美国设立持股型子公司持有IP。但这涉及税务、运营等综合因素，此处不展开。原则上，通过契约安排即可满足大多数诉权需求，无须一定在美设公司。

（二）实际使用与商业存在问题

美国知识产权法强调“实际使用”在多个层面的重要性：

• 对于商标，如前所述，注册需要使用或有真实意图，将来维持和争议中也要求证明使用；

• 对于专利，虽然取得专利不要求实施，但在某些程序（如ITC 337调查）中，申请人需要证明存在国内产业，这往往要求在美国有专利产品的生产、销售或研发活动。没有美国实体的企业在这一点上会遇到困难。如果贵公司日后考虑以专利权主动出击（例如通过337调查阻击竞争对手进口），可能需要预先布局在美国的生产合作或许可，让某一专利得到美国本土实施，从而满足国内产业要求​。否则，即便专利强大，也无法动用ITC武器。

• 同样，对于版权，美国法院管辖不以作品是否在美国创作为限，但在衡量损害时，会考虑作品的发行范围。如果贵公司的版权作品主要在中国发表，在美国知名度不高，损害计算上可能局限于美国境内影响。因此，若希望在美主张较高赔偿，需让作品在美国也有发行或受保护的市场。

另一方面，“实际使用”不仅关系自身权利维持，也影响证据与赔偿。举例来说，贵公司如主张商标被侵权，若自己尚未在美国真正销售产品，法院在判断混淆时可能认为贵公司商标知名度低，保护范围小，甚至质疑贵公司是否有可主张的商誉损失。因此，建议贵公司在进入美国市场时，逐步建立商业存在：哪怕先通过第三方电商平台销售少量商品、建立美国客户评价记录，也有助于日后维权时证明商标实际使用和商誉。对于尚未正式销售就被他人抢注商标的情况，贵公司可以强调自身在中国及跨境电商平台上的广泛使用来主张所谓“溢出声誉”，但美国对外国未注册驰名商标的保护相对有限。因此，“早使用”永远是上策。总结而言，贵公司应在法律和商业上寻求平衡，在适当的时候通过直接或间接方式，让核心IP在美国市场落地生根，以便进可攻退可守。

（三）多途径协同处理策略

面对复杂的跨境知识产权纠纷，单一的处理途径往往不足以彻底解决问题，需多管齐下并注重各程序间的协调配合：

• 律师函与诉讼的选择：当发现侵权时，首先决定是发送警告函还是直接起诉。如果证据充分且侵权方身份明确，直接提起诉讼可取得先发优势，避免对方收到律师函后抢先在对其有利的法院起诉确认不侵权（所谓“抢跑”诉讼）。但直接起诉意味着成本投入，也可能破坏商业谈判余地。折中方法是：在发出律师函的同时，做好立即诉讼的准备，一旦对方有拖延或反制迹象，迅速递交起诉状，防止陷入被动态势。

• ITC程序与联邦法院诉讼协同：如前所述，权利人经常同时在ITC和法院提起案件，以实现“双管齐下”。对于贵公司，如果不幸同时遭遇ITC调查和法院诉讼（这在专利纠纷中并不罕见），应当在两边采取一致的抗辩策略。例如，在ITC主张的无效理由，同步用于请求法院暂停或驳回对方索赔；在ITC进行的产品技术比对分析，也可用于法院专家报告。值得注意的是，根据337条规定，ITC裁决并不直接束缚法院，但实际中法院可能参考ITC的技术认定。因此应避免两边自相矛盾的辩护。对原告而言，如在ITC胜诉拿到排除令，往往会利用这一胜果敦促法院被告尽快和解赔偿了结。因此多途径并进时，要明确各途径的主次目标：例如，以ITC争取禁令手段，以法院获取赔偿。一旦主要目标达成，可考虑撤回次要程序节约资源。

• PTAB无效与法院抗辩协同：当贵公司在法院被诉专利侵权，同时在PTAB提出了无效请求（IPR），要向法院申请暂停诉讼等待PTAB结果。在某些司法辖区，法官倾向于根据案件进展决定是否中止。如果案件刚起步且PTAB已同意审查，无效结果可能使诉讼简化，法院可能批准中止，从而为贵公司争取时间和节省开支​。但如果诉讼已接近审理，法院可能拒绝中止（如Fintiv因素）。无论是否中止，贵公司在PTAB和法院的论点要协调一致。例如，在PTAB主张某技术方案早有公开，不具专利性，那么在法院可能需要承认自己产品包含该方案但属于公知技术，以免陷入承认侵权却否认有效性的两难。如果PTAB最终宣告专利无效，贵公司应立即在法院提交动议，要求根据PTAB决定判决对方索赔无效（注意若对方上诉PTAB决定，法院可能等上诉结果）。反之，如果PTAB维持专利有效，贵公司也不应放弃，在法院仍可继续提出其他抗辩（如不侵权、专利许可等），毕竟PTAB审查仅限于文献技术，不涉及实施方式的区别。

• TTAB程序与法院诉讼协同：类似地，商标方面如果同时存在TTAB争议和侵权诉讼，一般优先解决侵权诉讼，因为法院判决在先会对商标有效性产生既判力，TTAB往往中止等待法院结论。贵公司若在TTAB异议他人商标的同时，对方却持续使用该商标造成市场混淆，则应考虑直接向法院起诉商标侵权及不正当竞争。在诉讼中请求判定对方注册无效并禁用该商标。法院一旦判决，会一揽子解决注册和使用问题，使TTAB程序失去意义并终结。因此，需根据对方行为的危害程度决定战场——纯注册抢注问题在TTAB解决即可；涉及实际市场损害，则应提起法院诉讼主张全面救济。

• 和解谈判时机：在多线作战中，和解谈判可以在任何一个环节达成，但要注意不同程序间的关联义务。通常一份全球和解协议应涵盖终止所有正在进行的法律程序的条款，例如撤回ITC申诉、撤回法院案件、撤回PTAB请求、放弃上诉等。贵公司如与对方达成谅解，务必逐项落实各程序的终结文件，并通知相应机构，以免遗漏。和解协议也应考虑未来可能的争议避免条款，比如交叉许可或履约保证。

• 团队协同与信息管理：由于跨境知识产权纠纷专业性强且环节众多，贵公司内部应指定专人或团队统筹与各美国律师团队的沟通，确保信息共享和策略一致。例如，诉讼律师、专利律师、商标律师可能分别处理不同程序，但其工作成果（如证据、鉴定意见）可以互相借鉴。通过定期的联合会议或报告，避免重复劳动和相互冲突。另外，要做好跨境沟通和翻译工作，确保提供给美国程序使用的证据材料有准确的英文译文，并能被美国决策者理解（必要时附带专家说明中国市场情况的声明等）。

总的来说，多途径协同作战要求贵公司有全局观，在进攻中有侧重，在防守时不遗漏。在实际操作中，可以把不同程序比作乐章，各有节奏但要奏出和谐的交响。通过专业指导下的综合运用，贵公司能够将律师函、行政异议、PTAB无效、ITC调查、联邦诉讼等手段融合为一套组合拳，最大化维护自身知识产权权益，化解潜在法律风险。

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