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从天马案看IPR多方复审程序中的政治与经济考量因素

  • 5月3日
  • 讀畢需時 8 分鐘

2026年3月18日,美国专利商标局(United States Patent and Trademark Office,简称USPTO)局长在 Tianma Microelectronics Co., Ltd. v. LG Display Co., Ltd.(天马微电子有限公司诉LG显示有限公司) 一案中作出具有先例意义的裁决,拒绝启动 Inter Partes Review(IPR多方复审程序)。该案涉及美国专利第11,251,394号,申请人为天马微电子相关公司,专利权人为LG显示有限公司。USPTO随后将该裁决列入专利审判与上诉委员会(PTAB)先例裁决清单,并说明其核心规则是:外国政府不得作为 AIA(America Invents Act,《美国发明法案》) 程序的申请人;在申请人未能充分说明并证明所有 RPI(Real Party in Interest,真实利益方) 的情况下,局长可以撤销并拒绝启动程序。


一、裁决的核心:外国政府不是AIA程序中的“person(主体/人)”

该案的法律起点是美国最高法院在 Return Mail, Inc. v. United States Postal Service(Return Mail公司诉美国邮政局 中确立的规则:美国联邦机构不是AIA授权后审查程序中的“person(主体/人)”,因此不能作为申请人请求启动相关程序。Tianma案进一步将该规则适用于外国政府。局长认为,AIA规定只有“person(主体/人)”可以提出IPR(多方复审)申请;同样,PGR(Post-Grant Review,授权后复审)也采用相同的“person(主体/人)”要求。

从天马案看IPR多方复审程序中的政治与经济考量因素

局长明确指出,外国政府和美国政府应被对称对待。换言之,如果美国政府不能利用AIA程序挑战他人专利,那么外国政府也不应通过AIA程序挑战美国专利。否则,将出现不对称结果:外国政府可以挑战美国政府拥有或许可的专利,而美国政府却不能挑战外国政府或其他主体拥有的专利。局长认为,这种结果不符合国会设立AIA程序的制度逻辑。


这一点不仅适用于名义上的申请人,也适用于RPI(真实利益方)。局长强调,外国政府不能通过安排名义上的公司申请人来规避Return Mail规则;如果外国政府是申请人的RPI(真实利益方),该申请同样可能被拒绝或终止。


二、局长考量的政治因素:国家安全、外交政策与主权对等

Tianma案最值得关注之处,在于它把AIA程序的启动审查与国家安全及外交政策因素明确连接起来。


在该案中,专利权人主张,天马微电子与 AVIC(Aviation Industry Corporation of China,中国航空工业集团有限公司) 有关联,而AVIC被描述为由中国政府全资拥有的大型航空航天和国防集团。专利权人还提交证据称,天马在相关诉讼中的公司披露文件显示 AVIC Innovation Holding Limited(中航创新控股有限公司) 持有天马“10%或以上”的股份,并指出AVIC被列入美国商务部的 Entity List(实体清单),即被认为从事或涉及违反美国国家安全或外交政策利益活动的主体名单。


局长并未简单地把该案视为普通的RPI(真实利益方)披露争议,而是将其置于更大的主权、国家安全和外交政策框架下分析。裁决中特别提到,不透明的投资结构可能被外国对手用于影响或接触美国知识产权资产及程序,国有或国家关联实体可能通过隐蔽融资、控制或指挥美国专利挑战、专利收购或许可交易,特别是在半导体、人工智能、量子计算和先进材料等关键技术领域。


因此,局长考量的政治因素主要包括:

第一,是否存在外国政府或外国政府控制实体作为名义申请人背后的RPI(真实利益方)。

第二,相关实体是否与美国国家安全或外交政策关注事项有关,例如是否出现在Entity List(实体清单)等政府名单中。

第三,申请人是否通过复杂股权结构、关联公司或名义申请人安排,规避AIA程序对“person(主体/人)”资格的限制。

第四,是否会形成主权不对等,即外国政府可以利用PTAB程序攻击美国关键专利,而美国政府不能进行对等挑战。


三、局长考量的经济因素:关键技术、资源不对称与程序完整性

该裁决中的经济因素同样明显。局长指出,如果外国政府,尤其是拥有近乎无限资源的外国政府,可以反复挑战美国政府拥有、许可或关键私人主体拥有的专利,将加剧美国的国家安全和经济担忧。


这里的“经济因素”并非传统意义上的商业损害计算,而是更偏向产业政策和创新体系保护。局长关注的是,PTAB程序是否会被用作削弱美国技术领先地位的工具。裁决引用的政策背景包括:被 OFAC(Office of Foreign Assets Control,外国资产控制办公室) USTR(United States Trade Representative,美国贸易代表办公室) 列名或制裁的实体,曾因技术挪用、强制技术转让等行为受到关注;这些因素可能显示外国国家行为体试图操纵美国知识产权制度,包括PTAB行政挑战程序,以削弱或挪用美国技术领导地位。


局长还指出,如果把天马以及被美国商务部Entity List(实体清单)列名的相关公司视为一个整体,这些申请人在2019年至2024年期间的IPR(多方复审)申请数量将达到前十名申请人的水平。裁决脚注提到,相关备忘录列出了150件由此类实体提出的IPR(多方复审)。


这说明,局长在决定是否启动IPR(多方复审)或PGR(授权后复审)时,可能不仅考察个案中的专利有效性问题,还会考察以下经济因素:

第一,相关专利是否涉及半导体、人工智能、量子计算、先进材料等关键产业。

第二,申请人或其RPI(真实利益方)是否与外国政府、国有企业或受制裁/列名实体存在控制、融资或利益关系。

第三,申请人是否属于高频申请人,是否存在利用PTAB程序系统性攻击某类美国关键专利组合的风险。

第四,启动程序是否会把USPTO有限的行政资源用于可能损害美国经济利益或技术领导地位的挑战。

第五,程序透明度是否足以保障公众对美国专利制度完整性的信任。局长明确表示,PTAB程序的完整性取决于知道谁在申请背后、谁资助、谁指挥、谁受益;控制链条的不透明可能便利违反美国法律、法规和利益的技术转移,并损害公众信任。


四、RPI披露成为新的前置战场

天马案也强化了RPI(真实利益方)披露的重要性。根据裁决,专利权人提出的证据足以使RPI问题进入争议状态,包括:天马在诉讼中的公司披露文件、AVIC Innovation(中航创新控股有限公司)与AVIC(中国航空工业集团有限公司)的关系、AVIC被列入Entity List(实体清单),以及申请人在其他IPR(多方复审)中曾将其他外国政府所有实体列为RPI(真实利益方)。


一旦专利权人提出足以引发争议的证据,举证负担将转向申请人。申请人必须证明其已经列明所有RPI(真实利益方),并证明其中不存在外国政府,或不存在由外国政府有能力控制的实体。局长认为,天马提交的声明只是概括性地表示相关实体没有资助、控制或指挥本案IPR(多方复审),也没有控制能力;但该声明缺乏相关文件支持,例如说明AVIC股份权利的文件,因此不足以反驳专利权人的可信论点。


裁决还提示,USPTO期望申请人和专利权人在强制通知中披露任何持有其10%或以上股份、股权或成员权益的母公司、实体或个人。虽然10%持股本身并不必然决定RPI(真实利益方)问题,但如果当事人不披露,PTAB合议庭可以在RPI分析中要求提供该信息。


五、对专利权人的启示

对专利权人而言,天马案提供了一个重要防御路径。过去,专利权人在面对IPR(多方复审)或PGR(授权后复审)申请时,通常重点攻击申请的实体依据,例如现有技术组合、权利要求解释、专家意见或程序时限。天马案表明,在特定案件中,申请人的主体资格和RPI(真实利益方)披露可能成为拒绝启动程序的独立基础


专利权人应重点调查申请人的股权结构、母公司、关联公司、出资方、控制方和实际受益方。尤其是在申请人与外国国有企业、主权基金、政府控制实体、受制裁主体、Entity List(实体清单)主体或关键技术产业相关时,专利权人应尽早提出RPI(真实利益方)争议,并提交具体证据,而不仅仅提出推测。


专利权人还应注意证据类型。天马案中被认为有力的证据包括诉讼中的公司披露文件、公开报告、股权结构资料、政府名单以及申请人在其他PTAB案件中的RPI披露记录。这些证据可以共同构成足以转移举证负担的初步证明。


六、对挑战专利有效性的申请人的启示

对准备提出IPR(多方复审)或PGR(授权后复审)的申请人而言,天马案的警示更为直接:RPI(真实利益方)披露不再只是形式性要求,而可能决定案件能否被启动


申请人尤其应在提交申请前完成股权和控制链条审查。如果存在外国政府持股、国有企业背景、政府控制权、特殊表决权、董事任命权、融资控制、诉讼费用承担、共同防御安排或许可利益安排,应评估这些因素是否可能使相关主体成为RPI(真实利益方)或被认为具有控制能力。


对于有外国政府背景或复杂股权结构的企业,仅提交一份概括性声明,声称相关实体没有资助、控制或指挥IPR(多方复审)或PGR(授权后复审),可能已经不够。Tianma案显示,局长可能要求更具体的文件支持,例如股东权利文件、公司治理文件、董事会控制安排、费用承担协议、诉讼或复审决策流程文件,以及能够证明申请独立性的内部记录。


此外,申请人还应注意持续性风险。裁决脚注指出,如果申请人在提交时没有外国主权RPI(真实利益方),但在程序进行期间外国主权后来成为RPI(真实利益方),例如外国主权取得申请人的控制性权益,该IPR(多方复审)也应被终止。


七、结语:IPR多方复审程序正在从纯粹专利有效性审查走向制度安全审查

天马案的重要性不在于它改变了IPR(多方复审)或PGR(授权后复审)的实体专利法标准,而在于它改变了程序启动阶段的风险结构。局长将AIA程序中的“person(主体/人)”资格、RPI(真实利益方)披露、外国政府控制、国家安全、外交政策、关键技术保护和美国经济利益纳入同一分析框架。


对专利权人而言,这意味着在合适案件中可以把申请人资格和RPI(真实利益方)透明度作为重要防御工具。对挑战专利有效性的申请人而言,这意味着在提交IPR(多方复审)或PGR(授权后复审)前,必须把公司治理、股权结构、国家关联、受益安排和控制链条作为实质性尽职调查事项处理。


简言之,天马案传递的信号是:在IPR程序中,问题不再只是“这项专利是否无效”,还包括“谁在挑战这项专利,以及该挑战是否符合美国专利制度、国家安全和经济政策的整体利益”。


(郑重申明: 发布的信息仅供参考,不应视为有关任何主题的法律依据或建议。版权所有,转载需获得顿时律所许可。)


负责合伙人简介

邓勇 (Bill Deng) 律师   (bdeng@allbelief.com

管理合伙人,美国执业律师和美国专利商标局(USPTO)注册专利律师


邓律师专注于美国知识产权争议解决,重点处理专利、商标、版权、ITC 337调查以及跨境电商知识产权诉讼与抗辩。其执业资格覆盖美国知识产权争议中的多个关键机构和程序,包括美国哥伦比亚特区、联邦巡回上诉法院、哥伦比亚特区联邦地区法院、伊利诺伊州北区联邦地区法院、国际贸易法院、国际贸易委员会及美国专利商标局。兼具 USPTO 注册专利律师资格 、国际贸易委员会各联邦法院出庭资格,使其能够围绕专利确权、337调查和联邦诉讼为客户提供更完整、更具统筹性的法律支持。


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