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跨境电商在美知识产权综合保护策略(6)联邦法院诉讼

  • BDeng
  • 7月7日
  • 讀畢需時 6 分鐘

在跨境经营日益活跃的背景下,中国企业越来越频繁地面临或主动涉入美国知识产权诉讼。美国联邦法院作为知识产权争议的主要审理机构,其诉讼机制复杂、规则严谨,且对证据、程序和实体权利均有较高要求。为了在美有效主张自身合法权利或妥善应对侵权指控,企业不仅需了解自身是否具备起诉或应诉资格,还应熟悉美国法院的管辖规则、证据制度、临时救济措施及和解机制等关键环节。本文将围绕联邦法院诉讼中的五大核心问题进行梳理,帮助企业建立系统性认知,为制定应诉或维权策略提供切实可行的参考。


1. 提起诉讼的主体资格


在美国联邦法院主张知识产权侵权,首先必须具备“起诉资格”(Standing)。对于专利和版权,一般权利持有人(包括所有人或独占被许可人)有权以原告身份起诉侵犯行为。因此,贵公司即使在美无分支机构,只要登记为专利或版权的持有人,也具备直接起诉侵权者的资格。商标侵权诉讼则要求原告在美国拥有商标权(注册或未注册的在先商誉)并因被告的使用受到可能的混淆损害。如果贵公司已取得美国商标注册,无疑具有起诉资格;即使尚未注册,但在美国有实际使用并形成一定市场影响力,也可以《兰哈姆法》第43(a)主张不正当竞争。因此,关键在于确保在美拥有可主张的知识产权权利。这再次印证了本律所博客系列——跨境电商在美知识产权综合保护策略——前文专利、商标、版权战略中及时申请登记、积极使用的重要性。如果某项权利并非由贵公司直接持有(例如由关联公司持有),则在起诉前需要通过合同明确授权起诉权,或将权利转让/独占许可给贵公司,从而避免被告以资格不当为由挑战诉讼。


2. 诉讼管辖与地域选择


贵公司没有美国本土机构,但如果计划主动在美起诉他人侵权,可以选择在被告所在地或侵权行为发生地的联邦法院提起诉讼。反过来,如果贵公司作为被告被诉侵权,则需要了解美国法院对境外公司的管辖原则——只要贵公司在某州有“有意地开展业务”导致侵权,该州法院就可能对贵公司行使特定管辖权​。例如,贵公司通过网络向新泽西州客户销售被控侵权产品,新泽西法院即可因该销售行为对贵公司行使管辖​。近年来,美国法院对于跨境电商的域外被告多采取广泛管辖立场,尤其是在被告缺席时往往认定其通过互联网销售已构成在美“提供产品”的行为。因此,贵公司应有心理准备:即使人在国内,也需响应美国法院的诉讼。此外,在涉及多方当事人的情况下,可能出现平行诉讼集中管辖的问题。例如,某产品的多个中国卖家同时被一权利人在不同州起诉,为提高效率或可申请将案件合并(如通过多区诉讼MDL程序)。对于贵公司主动起诉的案件,策略上可选择熟悉知识产权案件且程序迅捷的法院(如特拉华州、加州北区,或对专利案件有特别规则的德州西区等),以求公正及效率。


3. 证据收集与举证策略


无论作为原告还是被告,打好官司的关键在于证据。美国诉讼有独特的“证据开示”(Discovery)程序,双方可以要求对方提供与案件有关的文件、电子数据、证人证词等。这对证据保存和举证提出了高要求。贵公司应做好以下几点,提前固定这些侵权事实证据,以免对方下架后证据丢失:

  • 起诉前证据固定:作为原告,在起诉前应最大程度收集对方侵权证据。例如:

    • 购买被控侵权商品的实物并保存购物记录、付款凭证,拍摄产品包装和说明书;截屏保存侵权产品的网页展示(包括URL、时间);

    • 如涉及专利,要有详细的侵权比对分析(Claim Chart),说明对方产品如何落入专利权利要求。

    • 对于商标,要证明被告的使用方式造成消费者混淆或误导,例如用户评论、混淆实例。

    • 对于版权,保留发现侵权的时间、侵权内容对比自己的原创内容。

  • 应诉阶段证据保存:作为被告,一旦收到诉讼通知,

    • 应立即启动证据留存措施(Legal Hold),暂停涉及本案的任何相关资料的销毁,包括邮件、聊天记录、销售数据、产品设计稿等。在美国,若被发现故意销毁相关证据,法院可推定不利事实成立甚至直接判败诉(“不利推定”制裁)。因此务必谨慎。

    • 接着,根据对方指控,组织反证。例如:提供合法授权证明(如果被诉商标其实经权利人许可使用)、提供先前技术资料(反驳专利新颖性)、或证明己方产品设计与被指控的外观有明显差异(驳斥版权抄袭或商标近似)。

    • 针对对方提出的损害赔偿主张,可准备财务记录、销售信息以便评估合理的赔偿范围,同时也可寻找市场上其他类似产品价格、行业惯例等作为抗辩依据(如合理使用、修理权等抗辩需要的证据)。

  • 专家和调查:美国IP诉讼常需要专家证人支持。贵公司作为原告,可聘请具有资质的专家撰写报告,解释技术细节(专利案件)或市场混淆(商标案件)等;作为被告也可找专家反驳对方主张。此外,还可考虑聘请私家调查公司收集对方侵权行为的公众认知情况、来源信息等,但要确保手段合法。

  • 证据开示策略:在Discovery过程中,贵公司需要在律师指导下配合提供请求范围内的材料,同时也可以利用Discovery向对方索取关键证据。例如,要求侵权方提交其产品的研发档案、销售数据,以进一步证明侵权范围和故意程度;或者要求权利人提供涉案专利的专利申请文件、与专利相关的许可协议等,以探寻无效证据或限定赔偿的线索。Discovery阶段要注意保护商业秘密和敏感信息——可与对方议定保密保护令,确保提交的商业机密仅供诉讼之用,不会外泄。


4. 临时禁令与财产保全


在诉讼伊始,如贵公司是原告且侵权行为正在持续造成难以弥补的损害,可考虑申请临时禁令(TRO)或初步禁令(Preliminary Injunction)。比如,竞争对手假冒贵公司商标销售,严重损害声誉,此时及时的禁令救济非常必要。申请临时禁令通常需证明:

(1) 原告在本案中胜诉可能性较高;

(2) 若不立即采取行动将遭受无法弥补的损害;

(3) 平衡原被告利益后支持禁令;

(4) 禁令符合公共利益。


在跨境电商案件中,原告常能以防止资金转移为由成功申请资产冻结式的TRO。不过,法院通常要求原告提供一定金额的保证金,以担保万一滥用禁令导致被告损失时可予赔偿。贵公司若为原告,应权衡禁令的必要性与成本,并准备好详细的法律论证和证据支持。一旦法院签发TRO,应在规定时间内配合举行禁令听证,以决定是否转换为初步禁令。


相反,如果贵公司作为被告遇到原告申请禁令,则要在听证会上积极抗辩。例如质疑对方胜诉可能性(提出充分的不侵权或无效辩护),或证明损害可用金钱补偿不是不可弥补的,从而反驳禁令必要性。如法院仍倾向签发初步禁令,务必遵守禁令要求(如停止销售相关产品),以免触法。同时可以要求原告提供充足担保,以保障若日后被判无侵权时可追回损失。


5. 缺席判决与和解


跨境电商被诉后不应诉是极为危险的做法。一旦贵公司无正当理由未在传票规定期限(通常21天)内答辩,原告即可申请缺席判决(Default Judgment),法院将在几乎没有阻碍的情况下支持原告诉请​。缺席判决不仅会判定侵权成立,还可能要求支付原告主张的高额赔偿,并永久禁止贵公司相关业务进入美国市场。


在实践中,有些中国卖家认为自己在美资产有限,“赖账”即可,然而美国法院的判决可以通过跨境执行、公约协助等方式延伸影响,而且美国原告往往掌握被告在电商平台的资金,一旦判决便直接划拨​。因此,哪怕应诉成本较高,贵公司也应在被起诉后立即寻求法律帮助,至少出庭应诉保存抗辩权利。


和解也是诉讼中的重要选项。如果通过评估发现官司胜算不大或成本过高,可以与原告谈判庭外和解。美国法律鼓励和解,双方可以在任何阶段达成协议终止诉讼。常见和解条件包括支付赔偿金或许可费、签署承诺停止侵权的协议等。和解需谨慎谈判,一方面争取减少赔偿金额,另一方面避免承认法律责任(以免影响其他潜在案件)。有时可以引入调解(Mediation)机制,由独立调解员协助达成协议。贵公司应在律师协助下计算打官司的预算和胜败风险,与原告的要价进行比较,权衡取舍。总之,无论攻守,联邦法院诉讼都要求贵公司积极参与,遵循法律程序,既不可畏缩不前,也不可贸然行事。通过专业指导和理性决策,贵公司完全可以在美国法院有效主张自身权利或妥善化解纠纷。


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