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跨境电商在美知识产权综合保护策略(7)USPTO专利商标局的专利无效程序(IPR)

  • BDeng
  • 7月10日
  • 讀畢需時 5 分鐘

在美国知识产权法律体系中,专利审判与上诉委员会(PTAB)所主导的无效程序,特别是多方复审程序(Inter Partes Review,IPR),已成为跨境电商企业应对专利诉讼的重要防御利器。随着“专利流氓”(NPE)在美频繁发起侵权索赔,众多中国企业借助IPR程序,在PTAB发起专利无效请求,以低成本、高效率的方式反制诉讼威胁。IPR不仅具有专精审理、快速结案、成功率较高等制度优势,还能与联邦法院诉讼形成策略联动,争取诉讼中止甚至彻底逆转形势。本文将全面介绍IPR的适用条件、程序优势、提起策略、潜在风险及对策,并简要概览PGR与派生诉讼等其他PTAB机制,帮助企业系统理解并灵活运用美国专利无效程序,为“出海”业务构建稳固的法律防线。


1. IPR概述及适用情形


美国专利商标局下属的专利审判和上诉委员会(PTAB)提供了一系列专利授权后无效挑战程序,其中最主要的是“多方复审程序”(Inter Partes Review,简称IPR)。IPR程序允许任意第三方在专利授权9个月后,通过提交现有技术(专利文献或印刷出版物)来挑战专利的有效性。对于跨境电商企业而言,IPR最常作为防御手段:当贵公司被他人以专利侵权起诉时,可以反攻一步,在PTAB发起IPR请求,主张该专利的部分或全部权利要求因现有技术而应当无效。这一策略尤其适用于遭遇“专利流氓(NPE)”诉讼的情况。NPE往往持有一些存疑的专利大肆索赔,IPR为被诉方提供了比法院更快捷、专业且相对低成本的解决途径。实际数据也表明,许多中国公司已积极运用IPR保护自己:有统计显示,中国公司已在PTAB提交了数以百计的无效请愿,诸如TCL、华为等都在积极通过IPR挑战美国专利​。因此,贵公司应将IPR视为应对专利诉讼的重要武器。


2. IPR程序优势


与传统法院审理专利无效相比,IPR具有几大优势:

(1)审理专精:由专利法官审查现有技术,避免了普通陪审团对技术问题的不解,有利于做出理性的技术判断。

(2)成本较低:IPR程序虽然并非廉价,但其费用通常远低于打一场完整的联邦诉讼,尤其对于要求无效的情况,PTAB程序专注于专利有效性,不涉及侵权赔偿争议。

(3)速度较快:法定审理周期为12个月(可延长6个月),通常比法院诉讼更快得到结果。

(4)成功率:早期PTAB以专利“死亡小队”著称,机构审查后最终完全无效专利的比例一度高达70%以上​。尽管近年由于法律调整,IPR对专利持有人的有利度略有上升(截至2019年完全无效率降至63%​),但总体而言IPR仍是被诉方常用且有效的抗辩途径。


3. 提起IPR的策略


贵公司如决定发起IPR,需要在被送达诉状日起一年内提交请愿书(statutory bar为1年)。实践中,为提高成功率并争取法院可能中止诉讼的机会,应尽早启动,例如在应诉后立刻组织现有文献检索,比对目标专利。请愿书必须详尽阐述每项被挑战权利要求相对于现有技术的对比分析,通常要结合多个文献的教导综合说明该权利要求是显而易见(Obvious)缺乏新颖性的。贵公司可聘请美国专利律师和技术专家合作完成此工作,并附上专家声明支持。在提起IPR后约6个月,PTAB会决定是否立案(Institute)。一旦立案,胜诉机会(使专利权取消或修改)就较大。如果PTAB最终判定涉案专利权利要求无效,则对方在联邦法院的侵权指控将失去基础,贵公司可据此迅速请求驳回侵权诉讼或者达成有利和解。


4. IPR的潜在风险与对策


需要注意的是,如果IPR未能无效专利且最终维持了对方专利的有效性,可能在一定程度上强化了对方的专利(因为经过审查仍存活)。根据统计,IPR机构审查决定的门槛近年来有所提高,而且PTAB可能基于程序性原因拒绝受理(如所谓Fintiv规则,当并行法院诉讼即将开庭时,PTAB有权酌情拒绝立案)。因此,贵公司应权衡IPR的时机和概率:一般来说,越早提交IPR越好,避免晚提遭拒。另外可考虑与其他被诉方联合提起IPR,共享成本与证据。一旦PTAB同意立案,贵公司也可以向法院申请中止(Stay)侵权诉讼,等待PTAB结果,这样可避免双线作战、节约诉讼费。当然,若诉讼已进入发现程序甚至临近审理,法院可能拒绝中止,此时贵公司需同时应对两边程序,需妥善协调律师团队确保在PTAB的无效主张与法院的抗辩口径一致(比如,对同一专利在PTAB主张某技术是公知的现有技术,在法院则不能反过来说自己产品没有使用该技术)。此外,如果贵公司自身拥有美国专利,被他人提起IPR挑战,也应积极答辩,向PTAB证明专利的创新性,必要时可以提交修改请求(Motion to Amend)以有限修改权利要求,保持专利有效。


5. 其他PTAB程序


除了IPR,跨境电商企业还应了解另外两种相关程序:授权后复审程序(Post-Grant Review, PGR)和派生程序(Derivation)。PGR适用于专利授权后9个月内提出无效,包括更多无效理由(如不符合专利允许的主题、公开不充分等),但因为时机较早且大多外国企业难以及时介入,此处不详述。派生诉讼针对的是发明人窃取创意的情况,若贵公司发现他人抢先申请了属于贵公司研发成果的美国专利,可在对方专利授权1年内提起派生程序,主张真正发明人是贵公司并要求更正或转移权益。这虽然少见,但也是一种保护自身创新的方法。


6. 川普执政下的IPR程序趋势


在川普政府的新政下,USPTO对IPR(多方复审程序)的政策趋向明显转向保护专利权人。首先,USPTO加强了PTAB对IPR请愿的酌情拒绝权,尤其在存在并行诉讼的情况下更易拒绝立案;其次,新任局长约翰·斯奎尔斯及商务部长霍华德·卢特尼克均支持强化知识产权保护,预示未来政策将进一步收紧;同时,《PREVAIL法案》的立法改革也可能限制重复挑战和证据使用。此外,大型科技公司已对这些政策变动提起法律挑战,凸显实务影响之广。对于依赖IPR防御的跨境电商企业而言,这些趋势意味着挑战专利有效性将更加困难,必须提前部署、强化证据,才能有效应对日益收紧的PTAB程序。


总之,PTAB的IPR程序为跨境企业提供了在法庭外攻防专利的竞技场。贵公司应与专利律师(注:需获得USPTO专利律师资质的律师才有资格代理PTAB程序)密切合作,在遭遇专利攻击时充分利用IPR等程序狙击对方武器;同时在自身专利受到挑战时,沉着应对,力保研发成果不被轻易推翻。通过善用这些法律工具,贵公司可以有效削弱专利诉讼对业务的威胁,为立足美国市场保驾护航。


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